La suela roja de Louboutin: cómo la trataron los tribunales de Nueva York y Luxemburgo

Este artículo es una traducción del inglés. Leer el artículo original en inglés

Por Imaduddin

Foto: webandi / Pixabay

Christian Louboutin empezó a pintar de rojo las suelas de sus zapatos de tacón a principios de los años noventa. Con el tiempo, la suela roja se convirtió en una de las firmas más conocidas de la moda, y la empresa se propuso protegerla como marca. Ese empeño dio lugar a dos resoluciones históricas, una en Estados Unidos y otra en la Unión Europea, que todavía determinan cómo tratan los tribunales el color como signo distintivo.

Nueva York: Louboutin contra Yves Saint Laurent

En 2011, Louboutin demandó a Yves Saint Laurent por una línea de zapatos completamente rojos, suela incluida. Un juez federal de Nueva York denegó una medida cautelar y dio a entender que un único color no podía ser una marca en el sector de la moda.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos no compartió ese razonamiento. En su decisión de 5 de septiembre de 2012, sostuvo que la suela roja había adquirido un significado secundario como marca de Louboutin y merecía, por tanto, protección, pero solo cuando la suela roja contrasta con el resto del zapato. El tribunal ordenó limitar el registro en consecuencia. Como los zapatos de YSL eran rojos de arriba abajo, la suela no destacaba, y el tribunal concluyó que los modelos monocromos de YSL no usaban la marca de Louboutin tal como estaba definida. Ambas partes podían, por tanto, atribuirse parte de la victoria.

Luxemburgo: Louboutin contra Van Haren

El caso europeo comenzó en los Países Bajos, donde Louboutin demandó al minorista neerlandés de calzado Van Haren por unos zapatos con suela roja. Van Haren alegó que el registro Benelux de Louboutin era nulo porque consistía en una forma que da un valor sustancial a los productos, motivo que el Derecho de marcas de la UE trata como prohibición absoluta.

El 12 de junio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió en el asunto C-163/16 que la marca no era una marca de forma de ese tipo. Según el Tribunal, el registro reivindicaba un color rojo concreto aplicado a la suela de un zapato de tacón alto. El contorno del zapato que figuraba en la solicitud solo indicaba dónde se situaba el color y no era en sí mismo lo protegido. Un signo así, sostuvo el Tribunal, no está constituido «exclusivamente» por una forma, por lo que la exclusión relativa a las formas no era aplicable. El asunto volvió después a los tribunales neerlandeses.

Por qué importa la suela roja

En conjunto, las dos resoluciones muestran que un color situado en una posición fija de un producto puede funcionar como marca, siempre que el público lo reconozca como indicación de origen y que el color no sea simplemente la forma del producto disfrazada. También muestran sus límites: en Estados Unidos, la protección dependía del contraste, y en la UE el resultado dependió de cómo estaba descrita la marca en el registro.

La perspectiva indonesia

Según el artículo 1(1) de la Ley n.º 20 de 2016 sobre Marcas e Indicaciones Geográficas, una marca puede consistir, entre otras cosas, en una combinación de colores (susunan warna) en dos o tres dimensiones. En la práctica, un único color aplicado a una parte de un producto se enfrenta a un listón alto de distintividad ante la DJKI, y los solicitantes deben estar preparados para demostrar que los consumidores perciben ese color como una marca. No tenemos constancia de ninguna resolución judicial indonesia sobre una marca de posición o de color comparable a los casos Louboutin.

Fuentes

• Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 12 de junio de 2018, Christian Louboutin c. Van Haren Schoenen, asunto C-163/16 (EUR-Lex, en inglés)
• Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU., Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc., n.º 11-3303 (5 de septiembre de 2012) (Justia, en inglés)
• JDIH BPK, Ley n.º 20 de 2016 sobre Marcas e Indicaciones Geográficas (texto y vigencia, en indonesio)