Premier déposant ou premier utilisateur ? La Cour suprême des Philippines dans l’affaire Zuneca c. Natrapharm

Cet article est une traduction de l’anglais. Lire l’article original en anglais

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De nombreux titulaires de marques pensent encore que la marque appartient à l’entreprise qui l’a utilisée en premier. Dans une grande partie de l’ASEAN, cette idée est fausse, et la Cour suprême des Philippines en a expliqué la raison dans une décision rendue en formation plénière (en banc), devenue une référence : Zuneca Pharmaceutical c. Natrapharm, Inc., G.R. No. 211850, du 8 septembre 2020.

Les faits

Deux entreprises pharmaceutiques utilisaient des noms presque identiques pour des médicaments différents. Zuneca affirmait vendre depuis 2004 de la carbamazépine, un anticonvulsivant, sous le nom ZYNAPS. Natrapharm a enregistré ZYNAPSE auprès de l’Office de la propriété intellectuelle des Philippines (IPO) le 24 septembre 2007 pour la citicoline, un traitement de l’accident vasculaire cérébral, après avoir vérifié la disponibilité du nom dans les bases de données de l’IPO et de l’autorité de réglementation des médicaments.

Natrapharm a assigné Zuneca en contrefaçon. Zuneca soutenait qu’en tant que premier utilisateur, elle était titulaire de la marque et que Natrapharm avait procédé à l’enregistrement de mauvaise foi. Pour prouver la connaissance, elle faisait valoir que Natrapharm promouvait ses propres produits dans les mêmes publications que celles où Zuneca faisait la publicité de ZYNAPS, comme le Philippine Pharmaceutical Directory, et que les deux sociétés avaient présenté leurs produits lors des mêmes congrès médicaux.

Le tribunal de première instance a donné raison à Natrapharm, lui a accordé des dommages-intérêts et a ordonné à Zuneca de cesser d’utiliser ZYNAPS. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Ce qu’a décidé la Cour suprême

La Cour suprême a jugé qu’en vertu du Code de la propriété intellectuelle (Republic Act No. 8293), entré en vigueur le 1er janvier 1998, la propriété d’une marque s’acquiert par un enregistrement valablement effectué conformément au Code. La section 122 le dit expressément, et la section 123.1(d) interdit l’enregistrement d’une marque identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à une marque déposée antérieurement. La Cour a estimé que le législateur avait entendu abandonner l’ancienne règle selon laquelle la propriété naît de l’usage, et que les décisions antérieures appliquant la règle fondée sur l’usage étaient incompatibles avec le Code.

La Cour a ensuite défini la mauvaise foi lors de l’enregistrement. Un déposant agit de mauvaise foi s’il a déposé en sachant qu’un tiers avait créé, utilisé ou enregistré la marque. Une marque enregistrée de mauvaise foi est nulle dès l’origine, ne confère aucun droit et doit être radiée.

Sur le plan des preuves, Zuneca a toutefois perdu ce point. Le tribunal de première instance avait estimé qu’une mention dans un annuaire et la participation aux mêmes congrès ne prouvaient pas que Natrapharm connaissait ZYNAPS au moment du dépôt, et la Cour suprême n’a vu aucune raison de remettre en cause cette appréciation. L’enregistrement de Natrapharm a été maintenu.

Zuneca a néanmoins conservé quelque chose. Selon la section 159.1 du Code, une marque enregistrée est sans effet à l’égard d’une personne qui, de bonne foi, utilisait la marque avant la date de dépôt ou de priorité. La Cour a reconnu Zuneca comme utilisateur antérieur de bonne foi, a annulé la condamnation pour contrefaçon, les dommages-intérêts et l’injonction, et a autorisé Zuneca à continuer d’utiliser ZYNAPS. Comme deux noms de médicaments similaires allaient rester sur le marché, elle a ordonné aux deux sociétés d’indiquer sur leurs emballages ce que chaque médicament traite et ne traite pas, et a transmis la décision à la Food and Drug Administration pour en assurer le suivi.

Une portée au-delà des Philippines

Le moyen de défense tiré de l’usage antérieur a protégé l’activité existante de Zuneca. Il ne lui a donné ni l’enregistrement, ni le droit d’interdire à Natrapharm d’utiliser la marque, ni le droit de se développer librement, puisque la section 159.1 ne permet la transmission de ce droit qu’avec l’entreprise qui utilise la marque. Pour une marque étrangère qui entre tardivement sur un marché, c’est une position fragile.

L’Indonésie applique le même principe de l’enregistrement. L’article 3 de la loi n° 20 de 2016 dispose que le droit sur une marque s’acquiert par l’enregistrement. Le motif indonésien de mauvaise foi prévu à l’article 21(3), tel qu’expliqué dans ses notes explicatives, repose lui aussi sur l’intention du déposant d’imiter ou de copier la marque d’autrui. Dans les deux systèmes, c’est au titulaire de la marque de prouver que le déposant avait connaissance de la marque, et une simple présence générale sur le marché peut ne pas suffire.

Leçons pour les titulaires de marques qui déposent dans l’ASEAN

Déposez dans chaque marché cible avant le lancement, ou au moins avant que les distributeurs et les contacts rencontrés sur les salons ne découvrent la marque. L’usage ne crée pas la propriété aux Philippines ni en Indonésie.

Constituez la preuve de la connaissance, et pas seulement celle de votre propre usage. La correspondance, les négociations de distribution ou les références du déposant lui-même à votre marque pèsent bien plus lourd que des mentions dans des annuaires.

Consultez aussi les listes de l’autorité de réglementation des médicaments ou des produits, et pas seulement le registre des marques, lorsque votre secteur en dispose. La vérification effectuée par Natrapharm dans les bases de données officielles a étayé sa bonne foi.

Considérez le moyen tiré de l’usage antérieur comme une solution de repli. Il peut permettre à une activité de se poursuivre, mais il laisse l’enregistrement à quelqu’un d’autre.

Sources

• Zuneca Pharmaceutical v. Natrapharm, Inc., G.R. No. 211850 (en banc, 8 septembre 2020), texte intégral (LawPhil)
• Bibliothèque électronique de la Cour suprême des Philippines, G.R. No. 211850
• WIPO Lex, fiche du jugement G.R. No. 211850
• Loi n° 20 de 2016 sur les marques et les indications géographiques (Indonésie), traduction anglaise (ARISE+ / UE)