Annulation de marques et dépôts de mauvaise foi en Indonésie : les enseignements de l’affaire ANTMINER

Cet article est une traduction de l’anglais. Lire l’article original en anglais

Photo : ulleo / Pixabay

L’Indonésie applique le principe du premier déposant. Selon l’article 3 de la loi n° 20 de 2016 sur les marques et les indications géographiques, le droit sur une marque s’acquiert par son enregistrement. Une marque étrangère vendue en Indonésie depuis des années, mais jamais déposée sur place, peut découvrir qu’une société locale en détient déjà l’enregistrement.

La loi offre toutefois une voie de recours au titulaire d’origine. Une marque enregistrée peut être annulée par une action devant le tribunal de commerce, et l’article 77(2) de la loi lève le délai habituel de cinq ans lorsque l’enregistrement a été demandé de mauvaise foi.

Le fondement juridique : articles 21, 76 et 77

L’article 21 énumère les motifs relatifs de refus. Selon l’article 21(1), une demande est rejetée si la marque est similaire en substance ou identique à une marque antérieure enregistrée ou déposée pour des produits ou services similaires, ou à une marque notoirement connue appartenant à un tiers. L’article 21(3) ajoute un motif distinct : la demande est rejetée si elle est déposée par un demandeur de mauvaise foi.

Les notes explicatives (Penjelasan) de l’article 21(3) décrivent le déposant de mauvaise foi comme celui qui dépose dans l’intention d’imiter ou de copier la marque d’autrui au profit de ses propres intérêts commerciaux, créant une concurrence déloyale ou induisant les consommateurs en erreur.

L’article 76 transforme ces motifs de refus en motifs d’annulation. Toute partie intéressée peut agir en annulation d’une marque enregistrée sur le fondement de l’article 20 et/ou de l’article 21. L’action est portée devant le tribunal de commerce contre le titulaire inscrit. L’article 76(2) est le plus important pour les titulaires étrangers : le titulaire d’une marque non enregistrée ne peut agir qu’après avoir déposé sa propre demande auprès du ministre du Droit.

L’article 77(1) fixe un délai de cinq ans à compter de la date d’enregistrement. L’article 77(2) supprime ce délai en cas de mauvaise foi, ou lorsque la marque est contraire à l’idéologie de l’État, aux lois, à la morale, à la religion, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. En vertu de l’article 78, la décision du tribunal de commerce peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.

L’affaire : Bitmain et les enregistrements ANTMINER

Selon un compte rendu publié par le cabinet Rouse, Bitmain Technologies Pte. Ltd., société singapourienne liée au fabricant chinois de matériel de minage de cryptomonnaies Bitmain, utilisait ANTMINER pour des machines de minage depuis 2013. Une société informatique locale, PT Vast Palaso Cyberindo, a enregistré entre 2017 et 2021 cinq marques contenant ANTMINER et vendait des machines de minage sous ces marques.

Avant d’agir, Bitmain a déposé le 18 juin 2024 sa propre demande indonésienne pour ANTMINER dans les classes 9, 35, 38 et 42. Cette demande lui a conféré la qualité pour agir au sens de l’article 76(2). Bitmain a introduit les actions en annulation devant le tribunal de commerce de Jakarta-Centre en août 2024.

La défenderesse soutenait que ses enregistrements étaient valables, que Bitmain n’avait aucun droit antérieur en Indonésie et qu’au moins un enregistrement (accordé le 1er juillet 2019) avait plus de cinq ans au moment de l’action. Bitmain s’est appuyée sur l’article 77(2), qui lève le délai en cas de mauvaise foi. Les résumés publiés du jugement n’indiquent pas comment le tribunal a traité l’argument tiré du délai de cinq ans. Rouse lit l’issue de l’affaire comme la preuve que la démonstration de la mauvaise foi permet de franchir l’obstacle des cinq ans : c’est une interprétation raisonnable du résultat, mais les résumés ne rapportent pas que le tribunal ait tranché ce point.

Les preuves étaient précises. Elles comprenaient un manuel produit de 2013, des dépôts de marque à l’étranger remontant à 2014, un usage en Indonésie depuis 2015 et une publication de 2017 sur le site web de la défenderesse elle-même, indiquant qu’ANTMINER appartient à Bitmain. Bitmain a également montré que la défenderesse vendait de véritables machines Bitmain sur Instagram en se présentant comme un canal officiel.

Le 21 novembre 2024, le tribunal a jugé que les cinq enregistrements avaient tous été déposés de mauvaise foi en violation de l’article 21(3), les a annulés et a confirmé Bitmain comme titulaire d’ANTMINER, en droit de poursuivre sa propre demande. Tilleke & Gibbins, qui indique avoir assisté Bitmain dans ces procédures par l’intermédiaire d’un partenaire contentieux local, rapporte que le tribunal a également annulé la marque BITMAIN de la partie locale, la jugeant identique à la dénomination sociale de Bitmain, et a ordonné à la Direction générale de la propriété intellectuelle (DJKI) de radier les marques du registre.

Ce que les conseils étrangers peuvent en retenir

Déposer avant de plaider. Si votre client n’a pas de demande indonésienne, le tribunal peut rejeter l’action pour défaut de qualité pour agir au titre de l’article 76(2), aussi solide que soit le fond.

Penser à la mauvaise foi lorsque l’enregistrement est ancien. Le délai de cinq ans de l’article 77(1) peut à lui seul faire échouer une action fondée sur la notoriété, alors que l’article 77(2) le lève en cas de mauvaise foi. Bitmain n’a pas invoqué la notoriété, et Rouse suggère que ce choix pourrait s’expliquer en partie par l’ancienneté de certains enregistrements, supérieure à cinq ans, et en partie par la faiblesse des preuves de notoriété en Indonésie.

Réunir des preuves dès la date de dépôt. La mauvaise foi s’apprécie au moment où le squatteur a déposé. Des manuels datés, des dépôts étrangers précoces et les propres déclarations du squatteur ont fait la différence dans cette affaire.

Garder le non-usage en réserve. L’article 74 permet la déchéance (penghapusan) d’une marque non utilisée pendant une période déterminée. La décision de la Cour constitutionnelle n° 144/PUU-XXI/2023, rendue le 30 juillet 2024, a porté cette période de trois à cinq années consécutives et a ajouté la force majeure comme excuse au non-usage. Tilleke & Gibbins relevait en août 2024 que le gouvernement doit encore adopter un règlement d’application pour l’exception de force majeure et que, d’ici là, la force majeure n’est pas encore un motif valable de non-usage d’une marque enregistrée. Face à un squatteur actif qui vend des produits sous la marque, le non-usage aide rarement, et c’est pourquoi la mauvaise foi était ici la bonne voie.

La protection la plus simple reste de déposer en Indonésie, dans les classes essentielles, avant l’arrivée du produit.

Sources

• Loi n° 20 de 2016 sur les marques et les indications géographiques, texte officiel indonésien (DJKI)
• Loi n° 20 de 2016, traduction anglaise (ARISE+ / UE)
• Rouse, « When Bad Faith Trumps Time: ANTMINER's Successful Fight Against Trademark Squatting in Indonesia » (8 juillet 2026, en anglais)
• Tilleke & Gibbins, « Indonesian Court Rules Against Bad-Faith Trademark Registrations » (en anglais)
• Tilleke & Gibbins, « Indonesian Court Extends Trademark Non-Use Period » (décision n° 144/PUU-XXI/2023, en anglais)