Erstanmeldung oder Erstbenutzung? Der Oberste Gerichtshof der Philippinen in Zuneca v. Natrapharm

Dies ist eine Übersetzung aus dem Englischen. Zum englischen Originalartikel

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Viele Markeninhaber gehen noch immer davon aus, dass die Marke dem Unternehmen gehört, das sie zuerst benutzt hat. In weiten Teilen der ASEAN-Region ist diese Annahme falsch, und der Oberste Gerichtshof der Philippinen hat in einer Plenarentscheidung (en banc), die heute ein Standardbezug ist, erläutert, warum: Zuneca Pharmaceutical v. Natrapharm, Inc., G.R. No. 211850, entschieden am 8. September 2020.

Der Sachverhalt

Zwei Pharmaunternehmen verwendeten nahezu identische Namen für unterschiedliche Arzneimittel. Zuneca gab an, seit 2004 Carbamazepin, ein Antikonvulsivum, unter ZYNAPS zu verkaufen. Natrapharm ließ ZYNAPSE am 24. September 2007 beim philippinischen Amt für geistiges Eigentum (IPO) für Citicolin, ein Mittel zur Schlaganfallbehandlung, eintragen, nachdem es den Namen in den Datenbanken des IPO und der Arzneimittelbehörde recherchiert hatte.

Natrapharm verklagte Zuneca wegen Markenverletzung. Zuneca argumentierte, als früherer Benutzer sei es Inhaber der Marke und Natrapharm habe bösgläubig angemeldet. Als Beleg für die Kenntnis führte Zuneca an, Natrapharm habe seine eigenen Produkte in denselben Publikationen beworben, in denen Zuneca für ZYNAPS warb, etwa im Philippine Pharmaceutical Directory, und beide Unternehmen hätten ihre Produkte auf denselben medizinischen Kongressen beworben.

Das erstinstanzliche Gericht entschied zugunsten von Natrapharm, sprach Schadensersatz zu und untersagte Zuneca die Benutzung von ZYNAPS. Das Berufungsgericht (Court of Appeals) bestätigte dies.

Was der Oberste Gerichtshof entschied

Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass nach dem Gesetz über geistiges Eigentum (Intellectual Property Code, Republic Act No. 8293), das am 1. Januar 1998 in Kraft trat, das Eigentum an einer Marke durch eine nach dem Gesetz wirksam vorgenommene Eintragung erworben wird. Section 122 sagt dies ausdrücklich, und Section 123.1(d) schließt die Eintragung einer Marke aus, die mit einer früher angemeldeten Marke identisch oder verwechselbar ähnlich ist. Das Gericht befand, der Gesetzgeber habe die ältere Regel, nach der das Eigentum aus der Benutzung folgt, aufgeben wollen, und frühere Entscheidungen, die die benutzungsbasierte Regel anwandten, seien mit dem Gesetz unvereinbar.

Sodann definierte das Gericht die Bösgläubigkeit bei der Eintragung. Bösgläubig handelt ein Anmelder, der in Kenntnis davon anmeldet, dass ein anderer die Marke geschaffen, benutzt oder eingetragen hat. Eine bösgläubig eingetragene Marke ist von Anfang an nichtig, begründet keine Rechte und ist zu löschen.

In der Beweisfrage unterlag Zuneca jedoch. Das erstinstanzliche Gericht hatte festgestellt, dass ein Verzeichniseintrag und gemeinsame Kongresse nicht bewiesen, dass Natrapharm zum Zeitpunkt seiner Anmeldung von ZYNAPS wusste, und der Oberste Gerichtshof sah keinen Grund, diese Feststellung aufzuheben. Die Eintragung von Natrapharm hatte Bestand.

Ganz leer ging Zuneca dennoch nicht aus. Nach Section 159.1 des Gesetzes entfaltet eine eingetragene Marke keine Wirkung gegenüber einer Person, die die Marke vor dem Anmelde- oder Prioritätstag gutgläubig benutzt hat. Das Gericht erklärte Zuneca zum gutgläubigen Vorbenutzer, hob die Feststellung der Verletzung, den Schadensersatz und das Unterlassungsgebot auf und erlaubte Zuneca, ZYNAPS weiter zu benutzen. Da zwei ähnliche Arzneimittelnamen auf dem Markt bleiben würden, verpflichtete es beide Unternehmen, auf ihren Verpackungen anzugeben, was das jeweilige Arzneimittel behandelt und was nicht, und leitete die Entscheidung zur Überwachung an die Food and Drug Administration weiter.

Warum das über die Philippinen hinaus zählt

Das Vorbenutzungsrecht schützte den bestehenden Geschäftsbetrieb von Zuneca. Es verschaffte Zuneca weder die Eintragung noch das Recht, Natrapharm die Benutzung zu untersagen, noch das Recht, frei zu expandieren, da Section 159.1 dieses Recht nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb übergehen lässt, der die Marke benutzt. Für eine ausländische Marke, die spät in einen Markt eintritt, ist das eine schwache Position.

Indonesien folgt demselben Eintragungsprinzip. Artikel 3 des Gesetzes Nr. 20 von 2016 bestimmt, dass das Recht an einer Marke mit der Eintragung erworben wird. Auch der indonesische Bösgläubigkeitstatbestand in Artikel 21 Abs. 3, wie ihn die Erläuterungen erklären, stellt auf die Absicht des Anmelders ab, die Marke eines anderen nachzuahmen oder zu kopieren. In beiden Systemen trägt der Markeninhaber die Beweislast dafür, dass der Anmelder Kenntnis hatte, und eine allgemeine Marktpräsenz reicht möglicherweise nicht aus.

Lehren für Markeninhaber, die in ASEAN anmelden

Melden Sie in jedem Zielmarkt vor dem Markteintritt an, zumindest aber, bevor Vertriebspartner und Messekontakte die Marke kennenlernen. Die Benutzung begründet weder auf den Philippinen noch in Indonesien Eigentum an der Marke.

Sichern Sie Beweise für die Kenntnis, nicht nur für Ihre eigene Benutzung. Korrespondenz, Vertriebsverhandlungen oder eigene Bezugnahmen des Anmelders auf Ihre Marke wiegen weit schwerer als Verzeichniseinträge.

Recherchieren Sie, wo es sie für Ihre Branche gibt, auch in den Verzeichnissen der Arzneimittel- oder Produktaufsicht und nicht nur im Markenregister. Die Recherche von Natrapharm in amtlichen Datenbanken stützte seine Gutgläubigkeit.

Betrachten Sie ein Vorbenutzungsrecht als Rückfallposition. Es kann einen Geschäftsbetrieb am Laufen halten, lässt die Eintragung aber bei einem anderen.

Quellen

• Zuneca Pharmaceutical v. Natrapharm, Inc., G.R. No. 211850 (en banc, 8. September 2020), Volltext (LawPhil)
• E-Library des Obersten Gerichtshofs der Philippinen, G.R. No. 211850
• WIPO Lex, Urteilseintrag zu G.R. No. 211850
• Gesetz Nr. 20 von 2016 über Marken und geografische Angaben (Indonesien), englische Übersetzung (ARISE+ / EU)